“走出去”和“引進來”依然都是改革開放的主旋律之一。改革開放40周年以來，中國在引進外商投資和推進中國企業(yè)走出去方面獲取了巨大的佳績，中國的對外開放水平達到了新的階段。與此同時，知名商標在海外被搶注事件頻發(fā)，如廣東省汕頭市澄海區(qū)的玩具禮物企業(yè)在智利被搶注，鎮(zhèn)江香醋商標在韓國被搶注、王致和商標在德國被搶注等相關新聞屢屢見諸報端，商標搶注已成為中國企業(yè)“走出去”的“攔路虎”。

我國企業(yè)在“走出去”過程中遭受著較大的品牌維權壓力，在訴訟領域，除了有意發(fā)起商標侵權訴訟，還要積極應付搶注者發(fā)起的侵權訴訟，以及對搶注者提起商標禁止等訴訟。外企在華商標維權也面臨著相似的問題，其管理水平高、訴訟能力強，相關做法、創(chuàng)造力值得我國政府、企業(yè)借鑒。

相較于商標無需侵權，我國企業(yè)海外商標維權的主要群體和甚為困難是他人商標搶注，相關案件除少大部分獲得募捐外，大部分多以高價收購、更改標識稱或退出市場等收局，海外維權困難重重。

1、受害類型廣泛。從標識產業(yè)看，除制造業(yè)強品牌如華為HUAWEI、海信Hisense、聯(lián)想等之外，食品、餐飲老字號如王致和、狗不理、桂發(fā)祥十八街等也是重災區(qū);從標識類型看，無論是一般商品、服務商標，還是龍?zhí)丁⒈搪荽旱燃w商標、證明商標都受到廣泛侵害;從侵權地域看，既有歐美、日韓等發(fā)達國家市場，也涵蓋了東南亞、非洲等發(fā)展中市場。

2、侵害主體多樣。一是商業(yè)主體搶注，以通過出售商標賺取經濟利益的公司或個人通過打印機注冊他人商標或其他標識，再要挾權利人購買以獲取利益，該搶注主體多有國內或華人背景，如德國華人零售公司搶注恰恰、今麥郎等商標案;二是代理商搶注，部分生產、銷售、或獲取服務企業(yè)的代理商以自己為名搶注許可方商標，如日本餐飲代理商搶注狗不理商標案;三是競爭者搶注，同行競爭企業(yè)為阻礙相關主體進入市場而搶注商標，如西門子公司在德國搶注海信Hisense字母商標案。

3、應對措施乏力。一是出資購買商標，向搶注者支付費用后，將相關商標轉讓至自己名下;二是變更商標內容，如聯(lián)想初始英文名稱Legend被注冊后變更為臆造詞Lenovo;三是放棄相關市場，如英雄鋼筆商標在日本被搶注后，因不愿支付搶注者費用，*終退出該市場;四是開展訴訟維權，雖然堅持訴訟維權的企業(yè)日益增多，但維權成功案例總體比例有限。

4、反映出的問題。一是缺乏商標戰(zhàn)略思想認知，缺乏“海外進軍，商標先行”的商標布局，未商標或注冊不及時，商標注冊檢索能力差，后續(xù)維權常陷入被動;二是市場調查和維權能力差，缺乏對相關國家法律了解，欠缺證據收集意識和能力，訴訟維權意愿薄弱;三是缺乏國家和機構內涵的維權工作支持，未形成國家、基金會層面的維權合力及影響力。

現(xiàn)階段，在華外企除打擊商標侵權行為更多樣外，在應對商標搶注后的侵權應訴以及主動發(fā)起對搶注主體的商標無效訴訟，以維護自身商標權益方面具有較多的手段、能力和經驗，維權成功率較高。試舉三例：

案例一：淘寶城售假案 被告人李某作為韓城公司實際依靠人，在負責“淘寶城”商鋪租用及日常管理中，過失店鋪售假，并通過收取“擴張經營費”、統(tǒng)一組織人員裝修暗格及隱蔽們等情形，造成規(guī)模性銷假態(tài)勢，2010年11月至2013年5月間商場內商戶因售假被判有罪案件即有33件，揭發(fā)金額3億元。法院經審理后認為，李某作為市場管理方實際控制人，萬某作為提供裝修服務的共犯被裁定，*終被裁定相應的刑期并處罰金。

案例二：維多利亞的秘密文件商標侵權案 原告斯科塞斯公司、毛某訴案外人維密公司在華進口、代理商吉詩美公司和萬事達公司，認為兩者在專賣店中銷售的香水等產品侵害了其對“sheerlove十分愛”等文字、圖形商標具有的權利。法院經審理后認為，原告及關聯(lián)主體注冊了近八百件與境外知名香水等品牌相同或近似的商標，長期存在曲解政府部門、謀取利益之故意，確認了維密公司對相關產品產品包裝的在先著作權，駁回了商標注冊人的侵權訴請。

案例三：喬丹姓名權案 中國喬丹公司注冊有“喬丹”“QIAODAN”等商標，美國公民即籃球明星喬丹以相關商標損害其在先姓名權為由提起商標無效訴訟，一審二審中其訴請均被駁回，再審審理中，法院認為涉及中文“喬丹”的三件商標損害了美國公民喬丹的在先姓名權，應予撤銷，涉及拼音“QIAODAN”的商標及相關組合商標，因美國公民喬丹不享有姓名權，未損害在先姓名權故予以維持。

案例一系侵害商標權審理，雖為國家審判，但權利人在初期侵權調查、行政舉報等工作中均發(fā)揮了作用，作為對商標侵權行為*嚴厲的打擊手段，與商標民事訴訟、行政處罰構成了嚴密的侵權保護網。打擊對象除直接實施生產、銷售等侵權罪犯主體，也包括了故意幫助實施侵權犯罪的公司、個人，如上述案件中的比賽場地管理人、裝修服務人員等。其工作除聘請調查公司進行市場調查、向執(zhí)法機關提供舉報線索、進行侵權訴訟等外，還注重組建外商投資企業(yè)協(xié)會優(yōu)質品牌委員會等組織，通過評選年度知識產權保護十佳案例、兩法銜接典型案例等型式提升社會商標保護意識，與執(zhí)法、司法機關形成一定互動，提升打擊侵權行為的意愿。

案例二是企業(yè)標識涉嫌被搶注并遭起訴后，應訴的案例。該案中，原告通過批量注冊，將與維密公司香水香型名稱相同的英文文字加上中文翻譯、以及相關圖形注冊為商標，并起訴維密公司關聯(lián)企業(yè)在華銷售的香水等產品構成侵權。維密公司未對其香水香型名稱在華給予保護，其保護策略存在紕漏的不利狀況下，以下應訴策略值得學習。一是積極應訴，確定陳述策略。維密方針對訴請指出如下抗辯意見：1、被控侵權標識的使用非商標性使用;2、在先包裝美術設計著作權在先權利抗辯;3、原告惡意搶注、惡意訴訟抗辯;4、標識使用才會造成產品來源混淆抗辯;5、有權來源抗辯，不應承擔賠償承擔責任。上述抗辯內容交錯，涉及了商標侵權抗辯的各主要內容。二是對證據舉證極盡詳實，針對在先權利列舉了商品包裝設計圖紙、人員聲明、公開發(fā)布，針對搶注惡意提供了原告無合理理由搶注他人大量商標的記錄等內容，證據材料多達幾萬頁，對促成法官內心確信起到了重要作用。三是及時提起商標無效宣告行政程序及訴訟，拆除原告起訴的權利基礎。上述案件相關商標亦*終被撤銷，佐證了民事案件認定的正確性，亦阻止了相關惡意訴訟的造成。

案例三是對商標搶注提起的無效訴訟。我國商標實行在先注冊制，喬丹方對中國喬丹公司相關商標提起無效時距商標注冊已過多年，公司經營亦形成較大規(guī)模，再維權難度較大。喬丹即可在部分案件中*終裁定，一是對相關程序的足夠明晰并予以窮盡。*高院再審前，該案已經商標效力裁決、商評委受理、一審和二審司法程序，*終才在*高院啟動的再審程序中博得了機會。二是對實體法律的足夠熟悉及充分準備。*高院啟動再審程序要求嚴格，一般需要案件本身具有示范、指導象征意義。我國對《商標法》第33條中的在先權利術語是歸納而模糊的，需要在案例中不斷明確。喬丹方抓住了這一點，在明晰相關在先權利的類型、所要達到的效果等角度進行了攻防正確性，提供了足以使再審法院更改原審認定的證據，*終實現(xiàn)了案件無罪。

概括而言，外企在華維權：一是訴訟前即擁有良好的商標保護監(jiān)控體系，包括建立了總部直屬的商標保護部門，完備的商標監(jiān)控和注冊體系，市場調查網絡和內部資料留存體系，建立全所在位置的維權體系。二是訴訟中具有完備的訴訟機制，聘請對相關國家的訴訟新制度、實體法律足夠熟悉的專業(yè)法律團隊，針對案件情況制定訴訟策略，有能力進行必要的舉證論證。

借鑒在華外企相關經驗提升我國企業(yè)海外維權水平，*直接的是要提升企業(yè)商標訴訟的意愿、能力，相應的，企業(yè)自身建立和系統(tǒng)化商標管理體系和機制，國家、社會亦應給予足夠支持。

(一)訴訟經驗方面

1、相關法律的了解。以德國市場為例，在實體法律方面，德國法律和判例對于惡意搶注的成立條件有較詳實的區(qū)分和闡述，對法律顧問搶注行為，其要件包括存在代理合同或者類似法律關系，侵權行為即代理人以自己名義進行注冊，主觀惡意即未經授權人允諾;根據判例，同行搶注行為的惡意認定包括搶注人知曉相關商標在境外的注冊，以及可以預見商標將在德國使用;儲備搶注行為的惡意認定包括搶注人業(yè)務領域在于批量注冊他人商標，缺乏商標使用借機，目的僅在于向他人轉讓或授權商標獲得收益。在程序法律方面，商標被搶注后，在被搶注商標的注冊階段，代理搶注的被搶注人可以根據規(guī)定在商標發(fā)布后三個月內提出異議;對于所有惡意搶注，被搶注人可以以惡意作為無效理由申請撤銷商標，商標撤銷后相關企業(yè)即可以以自己的名義再注冊商標;代理搶注后已經轉讓第三人的，可以要求轉讓給中國企業(yè)，但具有三年時效限制;除此之外，德國法律還在反不正當判例中規(guī)定了可以要求搶注人中止使用并賠償損失。訴訟策略的制定必然基于對相關法律的足夠了解。

2、訴訟策略的制定。各國法律雖有不同，但其背后的商標侵權體系和思路是類似的，均是*步審查商標權利基礎，第二步判斷商標是否構成侵權，第三步確定相應的法律責任。在對相關國家法律了解的基礎上，需聘請專業(yè)律師團隊分析案情，納入訴訟策略。

在應對他人搶注后提起的侵權訴訟時，應著重從商標侵權抗辯角度確定訴訟策略。商標不侵權的常見抗辯事由有：1、使用的商標是自有注冊商標抗辯;2、非商標法意義上的商標性使用抗辯，包括了警告性使用即說明商品或服務來源、指示用途等在必要范圍內使用他人商標，如正品售予、客戶服務、零件組裝等，也包括了描述產品本身而非指示商品來源的指示性使用等;3、標識使用不會造成產品來源混淆抗辯;4、在先使用及在先權利抗辯，前者指在權利人注冊商標前，已經使用了相關商標，后者指商標注冊前他人已獲得的著作權、名稱權、外觀設計專利權、肖像權、姓名權等;5、合法來源抗辯，繳納賠償責任;6、原告惡意搶注、惡意訴訟抗辯。在應對相關訴訟的同時，可以同時對相關商標提起無效、撤銷的行政、訴訟程序。

對他人發(fā)起商標無效的訴訟中，則應著重于自身在先權利的依據，他人搶注商標的惡意和搶注行為的不正當性。

3、證據的針對性。在國外提出商標異議或主張權利時，應注重從主觀和客觀兩方面收集證據證明他人的搶注行為在主觀上有惡意，客觀上有搶注的事實?？梢宰C明主觀惡意的證據主要有兩國當事人之間的函件往來、產品加工或*代理合同、索取商標使用費的書面要求和搶注人的公司業(yè)務范圍等?？陀^方面的證據主要是中國企業(yè)證明有使用該商標在先的證據，包括在商務活動中使用該商標的商務文件、賬單、合同、廣告、宣傳手冊、展會證明等。中國企業(yè)作為商標持有人在提出異議或權利主張時，要注意舉證時間等，盡量電子貨幣提交所有有公信力的證明材料。

(二)政策支持和企業(yè)管理方面

1、國家、社會層面換取維權支持。一是賦予駐海外經商機構溝通知識產權保護職能。協(xié)調海外維權，包括接受企業(yè)關于海外知識產權方面的咨詢并提供服務;為企業(yè)海外訴訟提供援助服務;定期研究并制定調查報告反映海外維權情況。二是設立海外維權行業(yè)協(xié)會及分支機構。由相關海外企業(yè)作為會員加入，溝通行業(yè)保護現(xiàn)狀;制定行業(yè)保護相關意見，定期向相關部門建議;維權能力較強的大型企業(yè)協(xié)助中小企業(yè)開展維權;與當地知識產權保護部門和其他行業(yè)協(xié)會建立聯(lián)系，溝通問題處理模式，暢通大眾傳媒。

2、引導企業(yè)建立完善的商標管理體系。一是專門機構的設立。在企業(yè)內部設立總部直屬的品牌保護部門;建立完備的商標監(jiān)控體系，充分利用馬德里商標國際注冊體系注冊商標、防御商標;對相關產品包裝、企業(yè)名稱、裝潢等關聯(lián)的其他權利輔以交錯保護體系;注重留存商業(yè)宣傳、合作等證據。二是完善商標維權體系。建立行政、民事和刑事多方位的侵權打擊體系;聘請當地律師事務所、調查公司建立商標檢索體系;注重商業(yè)調查在發(fā)現(xiàn)侵權及相關訴訟中的價值;與相關市場政府執(zhí)法機構的良性互動。

評論來源：上海知識產權法院

【注釋】

[1]參見趙毅，《在德國或歐洲共同體遭遇商標“惡意搶注”的應對方法》，載于《中華商標》，2011年11月期。

[2]參見上海市普陀區(qū)人民法院(2015)普刑(知)初字第50號刑事判決書。

[3] 參見上海市普陀區(qū)人民法院(2015)普民三(知)初字第401-406號民事判決書。

[4]參見*高人民法院(2016)*高法行再15、20、25-32號行政判決書。

[5]參見中國外商投資企業(yè)協(xié)會優(yōu)質品牌保護委員會《2016-2017年度知識產權保護十佳案例及“兩法”銜接典型案例》。

[6]參見趙毅，《在德國或歐盟遭遇商標“惡意搶注”的應對方法》，載于《中華商標》，2011年11月期。

[7] 參見劉鉆擴，《韓國知識產權海外維權措施及其啟示》，載于《國際經貿探索》，2008年4月刊。

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