“走出去”和“引進來”依然都是改革開放的主旋律之一。改革開放40周年以來，中國在引進外商投資和推進中國企業(yè)走出去方面獲取了巨大的佳績，中國的對外開放水平達到了新的階段。與此同時，知名商標在海外被搶注事件頻發(fā)，如廣東省汕頭市澄海區(qū)的玩具禮物企業(yè)在智利被搶注，鎮(zhèn)江香醋商標在韓國被搶注、王致和商標在德國被搶注等相關(guān)新聞屢屢見諸報端，商標搶注已成為中國企業(yè)“走出去”的“攔路虎”。

我國企業(yè)在“走出去”過程中遭受著較大的品牌維權(quán)壓力，在訴訟領(lǐng)域，除了有意發(fā)起商標侵權(quán)訴訟，還要積極應(yīng)付搶注者發(fā)起的侵權(quán)訴訟，以及對搶注者提起商標禁止等訴訟。外企在華商標維權(quán)也面臨著相似的問題，其管理水平高、訴訟能力強，相關(guān)做法、創(chuàng)造力值得我國政府、企業(yè)借鑒。

相較于商標無需侵權(quán)，我國企業(yè)海外商標維權(quán)的主要群體和甚為困難是他人商標搶注，相關(guān)案件除少大部分獲得募捐外，大部分多以高價收購、更改標識稱或退出市場等收局，海外維權(quán)困難重重。

1、受害類型廣泛。從標識產(chǎn)業(yè)看，除制造業(yè)強品牌如華為HUAWEI、海信Hisense、聯(lián)想等之外，食品、餐飲老字號如王致和、狗不理、桂發(fā)祥十八街等也是重災(zāi)區(qū);從標識類型看，無論是一般商品、服務(wù)商標，還是龍?zhí)?、碧螺春等集體商標、證明商標都受到廣泛侵害;從侵權(quán)地域看，既有歐美、日韓等發(fā)達國家市場，也涵蓋了東南亞、非洲等發(fā)展中市場。

2、侵害主體多樣。一是商業(yè)主體搶注，以通過出售商標賺取經(jīng)濟利益的公司或個人通過打印機注冊他人商標或其他標識，再要挾權(quán)利人購買以獲取利益，該搶注主體多有國內(nèi)或華人背景，如德國華人零售公司搶注恰恰、今麥郎等商標案;二是代理商搶注，部分生產(chǎn)、銷售、或獲取服務(wù)企業(yè)的代理商以自己為名搶注許可方商標，如日本餐飲代理商搶注狗不理商標案;三是競爭者搶注，同行競爭企業(yè)為阻礙相關(guān)主體進入市場而搶注商標，如西門子公司在德國搶注海信Hisense字母商標案。

3、應(yīng)對措施乏力。一是出資購買商標，向搶注者支付費用后，將相關(guān)商標轉(zhuǎn)讓至自己名下;二是變更商標內(nèi)容，如聯(lián)想初始英文名稱Legend被注冊后變更為臆造詞Lenovo;三是放棄相關(guān)市場，如英雄鋼筆商標在日本被搶注后，因不愿支付搶注者費用，*終退出該市場;四是開展訴訟維權(quán)，雖然堅持訴訟維權(quán)的企業(yè)日益增多，但維權(quán)成功案例總體比例有限。

4、反映出的問題。一是缺乏商標戰(zhàn)略思想認知，缺乏“海外進軍，商標先行”的商標布局，未商標或注冊不及時，商標注冊檢索能力差，后續(xù)維權(quán)常陷入被動;二是市場調(diào)查和維權(quán)能力差，缺乏對相關(guān)國家法律了解，欠缺證據(jù)收集意識和能力，訴訟維權(quán)意愿薄弱;三是缺乏國家和機構(gòu)內(nèi)涵的維權(quán)工作支持，未形成國家、基金會層面的維權(quán)合力及影響力。

現(xiàn)階段，在華外企除打擊商標侵權(quán)行為更多樣外，在應(yīng)對商標搶注后的侵權(quán)應(yīng)訴以及主動發(fā)起對搶注主體的商標無效訴訟，以維護自身商標權(quán)益方面具有較多的手段、能力和經(jīng)驗，維權(quán)成功率較高。試舉三例：

案例一：淘寶城售假案 被告人李某作為韓城公司實際依靠人，在負責“淘寶城”商鋪租用及日常管理中，過失店鋪售假，并通過收取“擴張經(jīng)營費”、統(tǒng)一組織人員裝修暗格及隱蔽們等情形，造成規(guī)模性銷假態(tài)勢，2010年11月至2013年5月間商場內(nèi)商戶因售假被判有罪案件即有33件，揭發(fā)金額3億元。法院經(jīng)審理后認為，李某作為市場管理方實際控制人，萬某作為提供裝修服務(wù)的共犯被裁定，*終被裁定相應(yīng)的刑期并處罰金。

案例二：維多利亞的秘密文件商標侵權(quán)案 原告斯科塞斯公司、毛某訴案外人維密公司在華進口、代理商吉詩美公司和萬事達公司，認為兩者在專賣店中銷售的香水等產(chǎn)品侵害了其對“sheerlove十分愛”等文字、圖形商標具有的權(quán)利。法院經(jīng)審理后認為，原告及關(guān)聯(lián)主體注冊了近八百件與境外知名香水等品牌相同或近似的商標，長期存在曲解政府部門、謀取利益之故意，確認了維密公司對相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)品包裝的在先著作權(quán)，駁回了商標注冊人的侵權(quán)訴請。

案例三：喬丹姓名權(quán)案 中國喬丹公司注冊有“喬丹”“QIAODAN”等商標，美國公民即籃球明星喬丹以相關(guān)商標損害其在先姓名權(quán)為由提起商標無效訴訟，一審二審中其訴請均被駁回，再審審理中，法院認為涉及中文“喬丹”的三件商標損害了美國公民喬丹的在先姓名權(quán)，應(yīng)予撤銷，涉及拼音“QIAODAN”的商標及相關(guān)組合商標，因美國公民喬丹不享有姓名權(quán)，未損害在先姓名權(quán)故予以維持。

案例一系侵害商標權(quán)審理，雖為國家審判，但權(quán)利人在初期侵權(quán)調(diào)查、行政舉報等工作中均發(fā)揮了作用，作為對商標侵權(quán)行為*嚴厲的打擊手段，與商標民事訴訟、行政處罰構(gòu)成了嚴密的侵權(quán)保護網(wǎng)。打擊對象除直接實施生產(chǎn)、銷售等侵權(quán)罪犯主體，也包括了故意幫助實施侵權(quán)犯罪的公司、個人，如上述案件中的比賽場地管理人、裝修服務(wù)人員等。其工作除聘請調(diào)查公司進行市場調(diào)查、向執(zhí)法機關(guān)提供舉報線索、進行侵權(quán)訴訟等外，還注重組建外商投資企業(yè)協(xié)會優(yōu)質(zhì)品牌委員會等組織，通過評選年度知識產(chǎn)權(quán)保護十佳案例、兩法銜接典型案例等型式提升社會商標保護意識，與執(zhí)法、司法機關(guān)形成一定互動，提升打擊侵權(quán)行為的意愿。

案例二是企業(yè)標識涉嫌被搶注并遭起訴后，應(yīng)訴的案例。該案中，原告通過批量注冊，將與維密公司香水香型名稱相同的英文文字加上中文翻譯、以及相關(guān)圖形注冊為商標，并起訴維密公司關(guān)聯(lián)企業(yè)在華銷售的香水等產(chǎn)品構(gòu)成侵權(quán)。維密公司未對其香水香型名稱在華給予保護，其保護策略存在紕漏的不利狀況下，以下應(yīng)訴策略值得學習。一是積極應(yīng)訴，確定陳述策略。維密方針對訴請指出如下抗辯意見：1、被控侵權(quán)標識的使用非商標性使用;2、在先包裝美術(shù)設(shè)計著作權(quán)在先權(quán)利抗辯;3、原告惡意搶注、惡意訴訟抗辯;4、標識使用才會造成產(chǎn)品來源混淆抗辯;5、有權(quán)來源抗辯，不應(yīng)承擔賠償承擔責任。上述抗辯內(nèi)容交錯，涉及了商標侵權(quán)抗辯的各主要內(nèi)容。二是對證據(jù)舉證極盡詳實，針對在先權(quán)利列舉了商品包裝設(shè)計圖紙、人員聲明、公開發(fā)布，針對搶注惡意提供了原告無合理理由搶注他人大量商標的記錄等內(nèi)容，證據(jù)材料多達幾萬頁，對促成法官內(nèi)心確信起到了重要作用。三是及時提起商標無效宣告行政程序及訴訟，拆除原告起訴的權(quán)利基礎(chǔ)。上述案件相關(guān)商標亦*終被撤銷，佐證了民事案件認定的正確性，亦阻止了相關(guān)惡意訴訟的造成。

案例三是對商標搶注提起的無效訴訟。我國商標實行在先注冊制，喬丹方對中國喬丹公司相關(guān)商標提起無效時距商標注冊已過多年，公司經(jīng)營亦形成較大規(guī)模，再維權(quán)難度較大。喬丹即可在部分案件中*終裁定，一是對相關(guān)程序的足夠明晰并予以窮盡。*高院再審前，該案已經(jīng)商標效力裁決、商評委受理、一審和二審司法程序，*終才在*高院啟動的再審程序中博得了機會。二是對實體法律的足夠熟悉及充分準備。*高院啟動再審程序要求嚴格，一般需要案件本身具有示范、指導象征意義。我國對《商標法》第33條中的在先權(quán)利術(shù)語是歸納而模糊的，需要在案例中不斷明確。喬丹方抓住了這一點，在明晰相關(guān)在先權(quán)利的類型、所要達到的效果等角度進行了攻防正確性，提供了足以使再審法院更改原審認定的證據(jù)，*終實現(xiàn)了案件無罪。

概括而言，外企在華維權(quán)：一是訴訟前即擁有良好的商標保護監(jiān)控體系，包括建立了總部直屬的商標保護部門，完備的商標監(jiān)控和注冊體系，市場調(diào)查網(wǎng)絡(luò)和內(nèi)部資料留存體系，建立全所在位置的維權(quán)體系。二是訴訟中具有完備的訴訟機制，聘請對相關(guān)國家的訴訟新制度、實體法律足夠熟悉的專業(yè)法律團隊，針對案件情況制定訴訟策略，有能力進行必要的舉證論證。

借鑒在華外企相關(guān)經(jīng)驗提升我國企業(yè)海外維權(quán)水平，*直接的是要提升企業(yè)商標訴訟的意愿、能力，相應(yīng)的，企業(yè)自身建立和系統(tǒng)化商標管理體系和機制，國家、社會亦應(yīng)給予足夠支持。

(一)訴訟經(jīng)驗方面

1、相關(guān)法律的了解。以德國市場為例，在實體法律方面，德國法律和判例對于惡意搶注的成立條件有較詳實的區(qū)分和闡述，對法律顧問搶注行為，其要件包括存在代理合同或者類似法律關(guān)系，侵權(quán)行為即代理人以自己名義進行注冊，主觀惡意即未經(jīng)授權(quán)人允諾;根據(jù)判例，同行搶注行為的惡意認定包括搶注人知曉相關(guān)商標在境外的注冊，以及可以預(yù)見商標將在德國使用;儲備搶注行為的惡意認定包括搶注人業(yè)務(wù)領(lǐng)域在于批量注冊他人商標，缺乏商標使用借機，目的僅在于向他人轉(zhuǎn)讓或授權(quán)商標獲得收益。在程序法律方面，商標被搶注后，在被搶注商標的注冊階段，代理搶注的被搶注人可以根據(jù)規(guī)定在商標發(fā)布后三個月內(nèi)提出異議;對于所有惡意搶注，被搶注人可以以惡意作為無效理由申請撤銷商標，商標撤銷后相關(guān)企業(yè)即可以以自己的名義再注冊商標;代理搶注后已經(jīng)轉(zhuǎn)讓第三人的，可以要求轉(zhuǎn)讓給中國企業(yè)，但具有三年時效限制;除此之外，德國法律還在反不正當判例中規(guī)定了可以要求搶注人中止使用并賠償損失。訴訟策略的制定必然基于對相關(guān)法律的足夠了解。

2、訴訟策略的制定。各國法律雖有不同，但其背后的商標侵權(quán)體系和思路是類似的，均是*步審查商標權(quán)利基礎(chǔ)，第二步判斷商標是否構(gòu)成侵權(quán)，第三步確定相應(yīng)的法律責任。在對相關(guān)國家法律了解的基礎(chǔ)上，需聘請專業(yè)律師團隊分析案情，納入訴訟策略。

在應(yīng)對他人搶注后提起的侵權(quán)訴訟時，應(yīng)著重從商標侵權(quán)抗辯角度確定訴訟策略。商標不侵權(quán)的常見抗辯事由有：1、使用的商標是自有注冊商標抗辯;2、非商標法意義上的商標性使用抗辯，包括了警告性使用即說明商品或服務(wù)來源、指示用途等在必要范圍內(nèi)使用他人商標，如正品售予、客戶服務(wù)、零件組裝等，也包括了描述產(chǎn)品本身而非指示商品來源的指示性使用等;3、標識使用不會造成產(chǎn)品來源混淆抗辯;4、在先使用及在先權(quán)利抗辯，前者指在權(quán)利人注冊商標前，已經(jīng)使用了相關(guān)商標，后者指商標注冊前他人已獲得的著作權(quán)、名稱權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)、肖像權(quán)、姓名權(quán)等;5、合法來源抗辯，繳納賠償責任;6、原告惡意搶注、惡意訴訟抗辯。在應(yīng)對相關(guān)訴訟的同時，可以同時對相關(guān)商標提起無效、撤銷的行政、訴訟程序。

對他人發(fā)起商標無效的訴訟中，則應(yīng)著重于自身在先權(quán)利的依據(jù)，他人搶注商標的惡意和搶注行為的不正當性。

3、證據(jù)的針對性。在國外提出商標異議或主張權(quán)利時，應(yīng)注重從主觀和客觀兩方面收集證據(jù)證明他人的搶注行為在主觀上有惡意，客觀上有搶注的事實?？梢宰C明主觀惡意的證據(jù)主要有兩國當事人之間的函件往來、產(chǎn)品加工或*代理合同、索取商標使用費的書面要求和搶注人的公司業(yè)務(wù)范圍等。客觀方面的證據(jù)主要是中國企業(yè)證明有使用該商標在先的證據(jù)，包括在商務(wù)活動中使用該商標的商務(wù)文件、賬單、合同、廣告、宣傳手冊、展會證明等。中國企業(yè)作為商標持有人在提出異議或權(quán)利主張時，要注意舉證時間等，盡量電子貨幣提交所有有公信力的證明材料。

(二)政策支持和企業(yè)管理方面

1、國家、社會層面換取維權(quán)支持。一是賦予駐海外經(jīng)商機構(gòu)溝通知識產(chǎn)權(quán)保護職能。協(xié)調(diào)海外維權(quán)，包括接受企業(yè)關(guān)于海外知識產(chǎn)權(quán)方面的咨詢并提供服務(wù);為企業(yè)海外訴訟提供援助服務(wù);定期研究并制定調(diào)查報告反映海外維權(quán)情況。二是設(shè)立海外維權(quán)行業(yè)協(xié)會及分支機構(gòu)。由相關(guān)海外企業(yè)作為會員加入，溝通行業(yè)保護現(xiàn)狀;制定行業(yè)保護相關(guān)意見，定期向相關(guān)部門建議;維權(quán)能力較強的大型企業(yè)協(xié)助中小企業(yè)開展維權(quán);與當?shù)刂R產(chǎn)權(quán)保護部門和其他行業(yè)協(xié)會建立聯(lián)系，溝通問題處理模式，暢通大眾傳媒。

2、引導企業(yè)建立完善的商標管理體系。一是專門機構(gòu)的設(shè)立。在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立總部直屬的品牌保護部門;建立完備的商標監(jiān)控體系，充分利用馬德里商標國際注冊體系注冊商標、防御商標;對相關(guān)產(chǎn)品包裝、企業(yè)名稱、裝潢等關(guān)聯(lián)的其他權(quán)利輔以交錯保護體系;注重留存商業(yè)宣傳、合作等證據(jù)。二是完善商標維權(quán)體系。建立行政、民事和刑事多方位的侵權(quán)打擊體系;聘請當?shù)芈蓭熓聞?wù)所、調(diào)查公司建立商標檢索體系;注重商業(yè)調(diào)查在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)及相關(guān)訴訟中的價值;與相關(guān)市場政府執(zhí)法機構(gòu)的良性互動。

評論來源：上海知識產(chǎn)權(quán)法院

【注釋】

[1]參見趙毅，《在德國或歐洲共同體遭遇商標“惡意搶注”的應(yīng)對方法》，載于《中華商標》，2011年11月期。

[2]參見上海市普陀區(qū)人民法院(2015)普刑(知)初字第50號刑事判決書。

[3] 參見上海市普陀區(qū)人民法院(2015)普民三(知)初字第401-406號民事判決書。

[4]參見*高人民法院(2016)*高法行再15、20、25-32號行政判決書。

[5]參見中國外商投資企業(yè)協(xié)會優(yōu)質(zhì)品牌保護委員會《2016-2017年度知識產(chǎn)權(quán)保護十佳案例及“兩法”銜接典型案例》。

[6]參見趙毅，《在德國或歐盟遭遇商標“惡意搶注”的應(yīng)對方法》，載于《中華商標》，2011年11月期。

[7] 參見劉鉆擴，《韓國知識產(chǎn)權(quán)海外維權(quán)措施及其啟示》，載于《國際經(jīng)貿(mào)探索》，2008年4月刊。

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